盛阳浅谈：关于专利文件的主动修改-【专利申请】

盛阳浅谈：关于专利文件的主动修改

返回列表 来源：盛阳专利发布日期：2018-06-20 14:01:00

关于专利文件的主动修改，专利法第三十三条对修改的内容与范围作出了规定。专利法实施细则第五十一条第一款对主动修改的时机作出了规定，专利法实施细则第五十一条第三款对答复审查意见通知书时的修改方式作出了规定。

盛阳浅谈：关于专利文件的主动修改

1. 修改时机：
《专利法实施细则》第五十一条：
51.1 发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的 3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。
51.2实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。
51.3申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
51.4国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。

也即是说，申请人仅在下述两种情形下可对其发明专利申请文件进行：
1）在提出实质审查请求时；
2）在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。
根据《专利法实施细则》第五十一第3款，可以确定：在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改，只能针对通知书指出的缺陷进行修改。
需要注意的是，
1）针对发明专利，在初步审查程序中，申请人根据专利法实施细则第五十一条的规定提出了主动修改文本的，审查员除对补正书进行形式审查外，仅需对主动修改的提出时机是否符合专利法实施细则第五十一条的规定进行核实。符合规定的，作出合格的处理意见后存档；不符合规定的，作出供实审参考的处理意见后存档。对主动修改文本的内容不进行审查，留待实质审查时处理。
2）申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，对发明专利申请进行了主动修改的，无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。
申请人在上述规定期间内多次对申请文件进行了主动修改的，应当以最后一次提交的申请文件为审查文本。申请人在上述规定以外的时间对申请文件进行的主动修改，一般不予接受，其提交的经修改的申请文件，不应作为审查文本。审查员应当在审查意见通知书中告知此修改文本不作为审查文本的理由，并以之前的能够接受的文本作为审查文本。如果申请人进行的修改不符合专利法实施细则第五十一条第一款的规定，但审查员在阅读该经修改的文件后认为其消除了原申请文件存在的应当消除的缺陷，又符合专利法第三十三条的规定，且在该修改文本的基础上进行审查将有利于节约审查程序，则可以接受该经修改的申请文件作为审查文本。
2. 修改范围：
《专利法》第三十三条申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
这里的修改指的是针对申请文件实质内容的修改，而非注录事项等非实质内容的修改。根据专利法、专利法实施细则、审查指南中的规定，针对主动修改唯一的要求即是遵守《专利法》第33条，也就是说这种主动修改的自由度比较大，即只要在原始申请文件中有记载，就可以对权利要求的范围进行扩大、缩小和变更等方式的修改。也就是说，在此阶段，权利要求书可以根据说明书公开的内容而重新撰写。
但是，审查员对申请人提交的修改文件进行审查时，也要严格遵守专利法第三十三条的规定。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容，以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据，申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。但进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本除外，如果修改的内容与范围不符合专利法第三十三条的规定，则这样的修改不能被允许。

关于《专利法》第三十三条，容易发生的误解举例（*1）如下：
误解1：修改后的技术方案能得到说明书支持就不超范围。
如前述“金属－金、银、铜”的例子，由于审查支持问题和超范围问题所依据的范围不同，从而导致保护范围相同的权利要求会因第一次是出现在原始申请文本或修改文本中而具有完全不同的命运：授权或驳回。
误解2：权利要求“修改不超范围”就是不扩大原权利要求保护范围，缩小保护范围不会产生“修改超范围”。
权利要求“修改不超范围”的本质含义是未纳入新的技术内容，而不是权利范围大小问题。因此，曾经也有人研究认为，专利法采用的“超范围”一词本身就不准确，容易导致公众误解，应当修改此法条的表达方式。相比而言，美国专利法第132条规定：“修改不应在发明的公开中引入新的内容”，其所采用的“不引入新的内容”更易理解、更加科学。对此，我们期待在未来修法时进行完善。
误解3：只要添加至权利要求中的技术特征是原说明书记载的，就不超范围。
修改是否超范围是指修改后的技术方案作为一个整体是否有记载，而不是仅看局部修改或增加的特征本身。例如，即使单个特征本身有文字记载，但与其它特征的组合形成了一个未曾记载过的技术方案，则有可能是“超范围的”。
误解4：在原权利要求保护范围内进行中位概括是不超范围的。
在实践中，概括性的修改内容确实存在较大的超范围风险，但也不是绝对的，要视说明书记载的具体技术方案中不同技术特征之间的关联程度。
例子：原始权利要求1：一种Y，其包括 A、B和C。说明书记载的实施例包括A 、B、C、D、 E 。经过中位概括，修改后的权1：一种Y，其包括A 、 B、C和D。如果从说明书看 D 和E紧密联系（协同关系），则上述修改后的权1倾向于被认为超范围。反之，如果从说明书看 D 和E不是紧密联系，则上述修改后的权1倾向于被认为不超范围。
*参照：从专利法33条和26条4款的差异解读“修改超范围”

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